Oggi per le aziende è più facile difendere il proprio sapere e le proprie informazioni commerciali grazie alla nuova Direttiva UE 2016/943. Scopriamo in che cosa consiste e quali strumenti di tutela mette a disposizione degli imprenditori
L’8 maggio 2018 il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2016/943 sulla “protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti” (consulta qui la normativa). Una direttiva che nasce dalla necessità, per le imprese europee, di una maggiore tutela della riservatezza del proprio know-how e delle proprie informazioni commerciali, che sono alla base della loro competitività e sono essenziali per la ricerca, lo sviluppo e la capacità innovativa. Particolarmente coinvolte sono le PMI, che investono molto nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale, incentivando proprio capacità innovativa, ricerca e sviluppo.
Direttiva UE 2016/943, un incentivo agli investimenti
La Direttiva Europea introduce uno strumento di tutela e protezione dei “segreti commerciali” o “trade secrets” omogeneo a livello europeo. Vuole rappresentare, quindi, un incentivo agli investimenti per quanto riguarda l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione del know-how riservato.
Nel nostro ordinamento la disciplina prevista dalla Direttiva si inserisce, in particolare, nella tutela già accordata alle informazioni segrete dagli articoli 98 e 99 Codice della Proprietà Industriale (CPI).
Ma che cos’è un segreto commerciale?
L’articolo 2 della Direttiva stabilisce che i segreti commerciali sono le informazioni che:
• sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
• hanno valore commerciale in quanto segrete;
• sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.
Un know-how di valore
Questo know-how/informazioni dovrebbero avere un valore commerciale (effettivo o, almeno, potenziale, presente o futuro). Un valore riscontrabile quando l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione non autorizzata delle informazioni crei un rischio di danno agli interessi della persona fisica o giuridica che li controlla lecitamente, pregiudicandone il potenziale scientifico e tecnico, gli interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche o la capacità di competere.
E che cosa invece non è un segreto commerciale?
Non sono segreti commerciali le informazioni trascurabili, l’esperienza e le competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e tutte le informazioni che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone all’interno delle cerchie che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione. Per questo è necessario sviluppare meglio le varie tematiche collegate al nuovo Decreto legislativo n, 943 del 2016.
L’acquisizione è illecita…
La Direttiva 2016/943 (all’art. 4) definisce le modalità illecite di acquisizione, utilizzo e divulgazione di un segreto commerciale. Sono indicati, ad esempio, l’accesso non autorizzato, l’appropriazione o la copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali ecc., nonché la violazione di accordi di riservatezza o di obblighi contrattuali.
…Ma ci sono delle eccezioni
Nel Capo II della Direttiva 2016/943, all’articolo 5, sono individuate anche alcune eccezioni in cui l’acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto commerciale sono lecite:
- l’esercizio del diritto di libertà di espressione e d’informazione (lett. a);
- il whistleblowing, cioè il caso in cui l’utilizzo o la rivelazione del segreto commerciale siano avvenuti “per rilevare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito per proteggere l’interesse pubblico generale” (art. 5, par. 1, lett. b);
- la scoperta indipendente di uno stesso know-how e per mezzo della cosiddetta ingegneria inversa (“reverse engineering”), cioè attraverso l’“osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni”.
Strumenti di tutela
La nuova direttiva disciplina le procedure e strumenti di tutela e le sanzioni. Queste devono essere eque, efficaci e dissuasive, non devono essere costose e non devono comportare tempi irragionevoli o ritardi ingiustificati. Le tutele dovranno poi essere proporzionate agli interessi in gioco e dovranno essere volte a una tutela giurisdizionale effettiva.
Nel Capo III della Direttiva le “Misure, procedure e strumenti di tutela” si dividono in “Misure provvisorie e cautelari” e in “Misure adottate a seguito di decisione sul merito della controversia”.
Le misure provvisorie e cautelari
Gli effetti delle misure cautelari e provvisorie possono essere molto importanti. Possono infatti consistere nell’inibitoria, con ordine di cessazione o divieto di utilizzo e divulgazione del segreto commerciale, nel divieto di produrre o commercializzare merci “sospettate” nonché nel sequestro o consegna delle merci. Misure che possono essere revocate se l’attore non avvia un procedimento sul merito della violazione entro un termine ragionevole.
Se viene avviato il procedimento di merito – dove sia accertata la violazione della disciplina del segreto commerciale – l’autorità giudiziaria può ordinare le misure inibitorie (relative all’utilizzo, divulgazione e commercializzazione del segreto commerciale), oltre alla distruzione totale o parziale degli oggetti, materiali, file, che contengono o sono manifestazione del segreto commerciale, cioè la loro consegna al suo legittimo detentore.
Cauzioni
In alternativa alle misure cautelari, invece, il giudice potrà autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal detentore.
La direttiva prevede inoltre ulteriori misure di tutela in favore dell’attore, quale il risarcimento del danno (art. 14), per la cui determinazione dell’importo le autorità giudiziarie dovranno tenere in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso concreto, come i pregiudizi economici, il lucro cessante, l’arricchimento ottenuto dall’autore della violazione ma anche il danno morale arrecato al titolare del segreto commerciale, e, a spese del convenuto, la pubblicazione della decisione dell’autorità giudiziaria (art.15).
Gli strumenti informatici aggravano il reato
Nella Direttiva 2016/943 si è cercato infine rafforzare la tutela penale dei segreti commerciali. È stato infatti riscritto l’articolo 623 denominato “Rivelazione di segreti commerciali”, con l’estensione dell’ambito di applicazione del reato alle condotte di rivelazione o impiego dei segreti scientifici e commerciali a fini di lucro adottate da chiunque abbia ottenuto in modo abusivo i segreti, a prescindere da un rapporto con il legittimo detentore. Inoltre è stata introdotta quale circostanza aggravante comune la commissione dell’aver commesso il fatto tramite qualsiasi strumento informatico, con l’obiettivo di sanzionare più severamente le condotte illecite compiute con atti di pirateria informatica.
È stato poi ampliato il perimetro del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (articolo 388 c.p.) ai provvedimenti del giudice che prescrivono misure inibitorie e correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale. Per esigenze di carattere sistematico dunque la nuova disposizione non si rivolge esclusivamente ai segreti commerciali ma ai diritti di proprietà industriale generalmente considerati.
Tutela della riservatezza
Una parte fondamentale della Direttiva 2016/943 riguarda, poi, la tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari prevedendo la possibilità per il giudice di vietare a chiunque intervenga a qualsiasi titolo nel processo di utilizzare o rivelare i segreti commerciali oggetto del procedimento.
Va segnalata inoltre la previsione dell’abuso del processo (art. 7, par. 2) ovvero il caso in cui le procedure e le tutele richieste per la presunta violazione di un segreto commerciale intendano perseguire intenti illeciti. In tali ipotesi, sono previste misure come il riconoscimento di un risarcimento del danno al convenuto, l’imposizione di sanzioni all’attore o la pubblicazione della decisione. Si riconosce inoltre l’esigenza di tutelare la riservatezza dei segreti nel corso dei procedimenti giudiziari.
Il termine di prescrizione delle violazioni dei diritti e delle azioni per chiedere l’applicazione delle misure di tutela viene fissato dalla direttiva in 6 anni (art. 8).
Un passo avanti rispetto al passato
Prima dell’introduzione della nuova Direttiva, la tutela dei segreti commerciali veniva disciplinata esclusivamente dalle leggi nazionali, con notevoli differenze tra diversi ordinamenti e con inevitabili lacune normative. Questo ha sempre costituito, per i Paesi UE, un ostacolo agli scambi (acquisizione, condivisione o concessione in licenza di know-how e tecnologie) e alla attività di ricerca e sviluppo che veniva vista dalle imprese come inutilmente rischiosa e complessa.
La Direttiva UE ha, dunque, l’obiettivo di allineare le legislazioni nazionali per promuovere gli investimenti a livello europeo. Rendere più sicuri i segreti commerciali crea, infatti, un incentivo all’investimento nella ricerca e sviluppo, generando nuovi posti di lavoro e prodotti innovativi e più efficienti.
L’iter da seguire
Nel caso in cui l’azienda abbia la necessità di difendersi in modo più adeguato un supporto professionale efficace prevede le seguenti fasi:
a) analisi preliminare;
b) sviluppo degli strumenti di supporto operativo;
c) formazione e coinvolgimento interno.
di Eugenio Marchello e Simona Cardillo, Strategia e Innovazione s.r.l.s.
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